突破局限办大案 为首都知识产权保护工作树立新

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　　北京市工商局海淀分局因多年来在保护工作中严格执法、成绩突出，获得“中国商标金奖之保护奖”。该局前不久作出行政处罚决定，对北京乐汇天下科技有限公司的商标侵权行为处以高达2937万元的罚款。此案历时3年，案情复杂，办案人员克服取证定性困难，大胆突破传统商标案件监管领域与常态工作执法经验的局限，率先尝试对互联网领域的商标侵权行为予以规范。该案是北京市首例查处互联网商标侵权违法行为的大案要案，为首都知识产权保护工作树立了新标杆。本文为办案人员对此案的分析及思考，特此刊登，供广大读者参考。

　　北京市工商行政管理局海淀分局行政执法公告

　　本局于2017年6月16日对北京乐汇天下科技有限公司在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众一案已经调查终结，作出处罚决定。因无法找到当事人，根据国家工商总局《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第六十七条、《北京市工商行政管理局行政处罚程序实施办法》第七十八条规定，向当事人公告送达京工商海处字(2017)第774号行政处罚决定书。

　　自发出本公告之日起，经过60日视为送达。如不服本处罚决定，可自收到行政处罚决定书之日起60日内向北京市工商行政管理局或者海淀区人民政府申请复议，也可以自收到行政处罚决定书之日起6个月内向海淀区人民法院提起诉讼。

　　特此公告。

　　二0一七年七月三日

　　◎案件来源

　　2014年7月1日，北京市工商局海淀分局执法人员接到北京随手互动公司信息技术有限公司(以下简称随手互动公司)投诉书，称北京乐汇天下科技有限公司(以下简称乐汇天下公司)开发的两款手机游戏“口袋海贼王”和“街机海贼王”侵犯其海贼王注册商标专用权。经初步调查，海淀工商分局于2014年7月3日对乐汇天下公司进行立案调查。

　　◎违法事实

　　经查：2013年6月至2014年7月底，乐汇天下公司在360手机助手、百度、豌豆夹、联想应用商店、可可游戏中心等手机软件运营平台上，分别使用“口袋海贼王”和“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用。在“口袋海贼王”和“街机海贼王”游戏界面及宣传页面使用了“口袋海贼王”和“街机海贼王”图标。消费者通过下载软件客户端可在手机上在线使用上述两款游戏，并可通过购买虚拟货币充值消费。乐汇天下公司共计收取游戏分成款29370330.99元。

　　投诉人随手互动公司2009年5月15日取得计算机软件著作权登记证书，软件名称为随手互动公司海贼王手机游戏软件V3.0。该公司于2010年8月7日取得第6240022号商标注册证，注册商标为海贼王图文组合商标，核定使用服务项目为第42类，注册有效期为2010年8月7日至2020年8月6日。2010年3月21日，随手互动公司在第9类上取得第6240023号商标注册证，注册有效期为2010年3月21日至2020年3月20日。

　　随手互动公司提供的由北京智慧知识产权司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书显示，随手互动公司出品的海贼王游戏，荣获了2007年手机游戏金游奖、手机网游最佳耐玩奖等多个游戏类奖项，鉴定结论为乐汇天下公司使用的“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏名称与第6240022号、第6240023号注册商标构成近似商标。

　　2013年7月15日，乐汇天下公司取得计算机软件著作权登记证书，软件名称为口袋海贼王游戏软件;2014年1月16日取得另一份登记证书，软件名称为街机海贼王游戏软件。

　　2013年4月12日，乐汇天下公司在第9类和第42类上申请注册口袋海贼王商标，申请号分别为12418301和12418365。

　　2016年9月12日，商标局分别作出对第12418301号和第12418365号口袋海贼王商标不予注册的决定，理由是与随手互动公司的海贼王注册商标构成近似。乐汇天下公司未向商评委申请复审。

　　2013年8月16日，乐汇天下公司在第9类和第42类上申请注册街机海贼王商标，申请号分别为13094495和13094529。

　　2017年1月19日，商标局分别作出对第13094495号和第13094529号街机海贼王商标不予注册的决定，理由仍然是与随手互动公司的海贼王注册商标构成近似。乐汇天下公司未向商评委申请复审。

　　◎处罚依据及结果

　　海淀工商分局认定乐汇天下公司的行为构成《商标法》第五十七条第(二)项以及《商标法实施条例》第七十六条规定的商标侵权行为，于2017年6月16日作出处罚决定，责令乐汇天下公司立即停止侵权行为，并处罚款29370330.99元。

　　◎分析

　　(一)商标侵权行为的认定

　　1.商标使用的认定

　　商标的基本功能是区分商品或服务来源，显著性直接决定相关标志是否能被相关公众作为商标加以识别。

　　本案中，商标权利人随手互动公司的注册商标由文字海贼王和ONLINE组成。ONLINE字体较小且权利人已声明放弃专用权，因此商标的显著性由海贼王文字体现。

　　在自有网站及360手机助手、百度等手机软件运营平台页面中，有乐汇天下公司关于“口袋海贼王”和“街机海贼王”游戏内容的介绍，宣传内容的图片中使用了“口袋海贼王”“街机海贼王”图标，图标中间绳索通过“口袋海贼王”“街机海贼王”字样，下方连接右侧船锚图形，左侧为草帽骷髅图形。“口袋海贼王”“街机海贼王”字样上方为双横线，双横线中间有“one piece”字样(直译为“一片”“一张”)。整个图标中，“口袋海贼王”“街机海贼王”字体较大且醒目，其中“海贼王”字体为深色，与“口袋”“街机”字样相比较为突出。因此，可以认定图片上使用“口袋海贼王”“街机海贼王”字样属于商标性使用。

　　乐汇天下公司在360手机助手、百度等手机软件运营平台上，分别使用了“口袋海贼王”“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用。

　　2.在相同或类似商品上使用近似商标的判定

　　商标侵权行为的判定，离不开对相同或类似商品以及商标近似的判断。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第十一条的规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系，容易造成混淆的服务。法释〔2002〕32号第九条第二款规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。亦即，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是混淆性的近似，是否造成市场混淆是判断商标近似的主要因素之一。其中是否造成市场混淆，通常情况下不仅包括现实的混淆，也包括混淆的可能性。法释〔2002〕32号第十条规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标整体的比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

　　本案中，乐汇天下公司的“口袋海贼王”“街机海贼王”，与随手互动公司的“海贼王”都是手机网络游戏，消费者均须下载客户端到手机运行，应当判定属于同一种商品。“口袋海贼王”“街机海贼王”是游戏的商品名称，其中“口袋”和“街机”是用来修饰、限定、说明名词的定语，应认为在同一种商品上将与他人注册商标近似的标志作为商品名称使用。乐汇天下公司在“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏界面及宣传页面中使用含有“口袋海贼王”“街机海贼王”字样的图标，应认定为在同一种商品上使用与他人注册商标近似的商标。随手互动公司于2007年就开始运营“海贼王”手机游戏并提供下载服务，并于2008年取得3项手机网络游戏大奖，在手机网络游戏产业具有很高的知名度。乐汇天下公司的上述行为容易使相关公众认为“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏与“海贼王”游戏有特定的联系，属于容易导致混淆、误导公众的情形。

　　3.违法经营额的计算

　　根据《商标法实施条例》第七十八条的规定，计算违法经营额，可以考虑下列因素：(一)侵权商品的销售价格;(二)未销售侵权商品的标价;(三)已查清侵权商品实际销售的平均价格;(四)被侵权商品的市场中间价格;(五)侵权人因侵权所产生的营业收入;(六)其他能够合理计算侵权商品价值的因素。

　　在本案中，消费者在手机运营平台下载“口袋海贼王”“街机海贼王”两款手机网络游戏客户端安装至手机在线使用，通过购买虚拟货币进行充值消费，乐汇天下公司通过与手机运营平台的合作获得分成收益，共收取游戏分成款29370330.99元。办案人员认为，“口袋海贼王”“街机海贼王”两款游戏是商品，后续提供的服务与商品本身不可分割。虽然游戏系免费提供下载使用，但并不代表商品本身没有价值，游戏中虚拟货币和道具都是商品价值的体现。消费者购买虚拟货币在游戏中使用，就是购买商品的一种形式。依据《商标法实施条例》第七十八条第(五)项的规定，计算违法经营额可以考虑侵权人因侵权所产生的营业收入，故认定乐汇天下公司侵权所获得的违法经营额为29370330.99元。

　　(二)案件办理难点

　　1.海贼王商标是否属于通用名称

　　在案件查办过程中，乐汇天下公司提出，“海贼王”最初源于日本动画片《ONE PIECE》，该动画片在我国具有较高知名度，“海贼王”已成为游戏行业的通用名称。根据《商标法》第五十九条第一款的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

　　经查，日本动画片《ONE PIECE》的中文名称为《航海王》，著作权人为日本集英社，授权给浙江人民美术出版社出版发行。

　　虽然“海贼王”在游戏行业及动漫领域具有一定知名度，但不能认为该词语已成为通用名称。海贼王商标能够获得核准注册，说明该词语在注册时具有一定显著性，可以起到区分商品或服务来源的作用。随手互动公司于2009年5月15日取得计算机软件著作权登记证书，软件名称为随手互动公司海贼王手机游戏软件V3.0。该游戏软件是原创设计，游戏名称、人物形象、关卡设置均与日本动画片《ONE PIECE》无关。

　　2.著作权与商标权是否冲突

　　根据《商标法》第九条的规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号)第一条的规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

　　在本案中，随手互动公司取得商标权的时间，早于乐汇天下公司取得软件著作权的时间。依据保护在先取得原则，应当保护商标权人的合法权益。本案不存在著作权与商标权冲突。

　　3.商标权属争议问题

　　在案件办理过程中，乐汇天下公司以商标权利人的商标权属存在争议为由，要求工商部门中止案件查处。办案人员认为，在办案过程中，随手互动公司的海贼王注册商标合法有效，商评委并未宣告其注册商标无效。本案中乐汇天下公司的“口袋海贼王”和“街机海贼王”两款游戏的软件著作权取得日期、商标使用日期和商品销售日期均晚于随手互动公司，且乐汇天下公司未取得商标注册证，故本案不存在商标权属争议。

　　◎案件特点

　　1.充分利用公证材料固定证据

　　在案件办理过程中，执法人员及时通过公证书确定违法行为，通过公证材料固定违法证据，为后期的定性查处打下了坚实基础。

　　2.通过外围取证固化证据，确定违法经营额

　　在案件的办理过程中，当事人不配合工商部门调查取证，检查未发现当事人法定财务账等财务资料，无法认定当事人违法经营额。执法人员通过去银行调取当事人的银行流水确定当事人往来款的情况，然后直接到业务关联公司调取对应的合同、打款记录、发票、对账单等证据材料。结合游戏名称、分成情况，改变或更新游戏版本情况，工商部门最终确定违法经营额。

　　3.商标近似案件不涉刑

　　依据《刑法》第二百一十三条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，构成假冒注册商标罪。本案属于商标近似的侵犯注册商标专用权行为，因此不需要移交司法机关。

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