专利申请文件修改的“紧箍咒”

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　　本案中，本领域技术人员根据原权利要求书和说明书记载的技术内容及说明书附图显然不能直接且毫无疑义地确定所谓“不会发生爆裂的核心技术”的具体内容。因此，其对权利要求书和说明书的修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合《》第三十三条的规定。

　　案号： (2018)最高法行申695号

　　关键词： 专利法33条 修改 限制 保护范围

　　案情简介

　　本案涉及申请号为201110319746.5，名称为“全封闭式耐火中空砖及其制造方法”的发明专利申请(简称涉案专利申请)，申请人为陈复生，申请日为2011年10月20日，公开日为2012年6月20日。

　　涉案专利申请在实质审查过程中，陈复生对说明书、权利要求书做了修改，增加了原权利要求书和说明书中没有记载的技术特征。国家知识产权局以修改存在不符合《专利法》第三十三条规定的问题对涉案专利申请作出驳回决定，专利复审委会予以维持。

　　陈复生不服提起诉讼。

　　裁判结果

　　一审、二审、及再审均未接受陈复生的主张，随着再审驳回陈复生的再审申请，案件宣告结束。

　　法律评析

　　本申请原权利要求书和说明书中记载了一种全封闭式耐火中空砖，其采用手工注浆或管道压力注浆石膏模具内成型的方法，泥浆在模具内沉淀积累，达到所需要砖壁厚度，多余泥浆倒出后即粘接封口，坯体脱模，经干燥，入窑在1350度高温烧制，获得成品。

　　陈复生称：原申请文件中“入窑在1350度高温烧制”实际上包括了“不会发生爆裂的核心技术”，否则全封闭式耐火中空砖就不可能烧制成功。为了使文件更明确、更具体、更完整，要求把被遗漏的内容补充进去，即在权利要求书和说明书中增加了如下技术特征：“掌握不会发生爆裂的核心技术，采用自动排气、自动全封闭的方法，在砖体宽面中心、底层2公分高处、钻0.2公分-0.3公分小孔，用钠长石等原料与水调配，将钠长石等原料填入小孔中，留有细小孔排气，钠长石等原料在高温熔化流入细小孔内，实现全封闭”。

　　本案中，本领域技术人员根据原权利要求书和说明书记载的技术内容及说明书附图显然不能直接且毫无疑义地确定所谓“不会发生爆裂的核心技术”的具体内容。因此，其对权利要求书和说明书的修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。

　　律师点晴

　　该案并无过多存在争议的内容，但却引发一连串的诉讼，从一审一直到最高院再审，从专利申请日起算，前后将近7年的时间。可以想见案件背后当事人长时间的不如意和煎熬，仿佛被戴上紧箍，怎么都脱不下来。

　　其实当年猴哥戴的紧箍也是“比量着身体裁的一般”，大小合适，甚至还有点好看。头痛的时候，恐怕是因为不了解专利法对专利申请文件修改的限制，修改超了范围，被念了紧箍咒。接下来就探讨一下专利申请文件修改的限制，包括背后有什么样的逻辑，专利申请文件的修改与其他法律规定的关联等。

　　一、对专利法第三十三条的规定的理解

　　专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

　　专利法第三十三条包括两层含义：一是允许申请人对专利申请文件进行修改，二是对专利申请文件的修改进行限制。允许申请人对专利申请文件进行修改，一是考虑到申请人的表达和认知能力的局限性，在专利申请过程中，申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。二是通过修改提高专利申请文件的准确性，客观上有利于公众理解、运用发明创造。而对修改进行限制，是专利先申请原则的体现，并且能够保障公众对专利信息的信赖，避免给信赖原申请文件并以此开展行动的第三人造成不必要的损害。

　　判断修改是否超范围的主体应当是本领域技术人员，他应当是具备专业知识背景的普通技术人员，能够理解所属领域的技术内容。因此原说明书和权利要求书记载的范围应当包括：原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。

　　二、专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系

　　根据专利法实施细则第五十一条、第六十条的规定，专利没有进行实质审查之前的修改，包括分案申请时的修改，只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，在修改原权利要求书时既可以扩大其请求保护的范围，也可以缩小其请求保护的范围。实质审查过程中，以及在请求人提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，同样可以修改专利申请文件，但是，修改应当仅限于针对审查意见的修改，或消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。专利申请文件的修改以原说明书和权利要求书记载的范围为界，其记载的范围越广，披露的技术内容越多，允许的修改范围就越大，而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，其权利要求记载的技术特征越多，其保护范围就越小。

　　根据专利法实施细则第六十八条的规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制，不得扩大原专利的保护范围。

　　三、专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系

　　作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用。基于专利权的确定性原则，就同一项专利权而言，无论在侵权程序还是在确权程序中，对其权利要求的解释标准均应保持统一，以使其保护范围保持一致。那么如果专利权人在专利审查档案中或专利侵权诉讼中，对专利申请文件中的技术术语作出限定性解释，那么对“原说明书和权利要求书记载的范围”有限制，并对权利要求书的修改起到限制作用。

　　但其适用并非是无条件的，其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。

　　根据专利法第三十三条以及专利法实施细则第六十八条的规定，在专利授权程序中，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;在专利确权程序中，专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。因此，在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。因此，如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。

　　专利授权阶段、确权阶段出现的情况五花八门，对权利要求书的修改限制既有统一的思想，又有各自不同的规定。为了专利申请文件修改方便，以及由足够的空间可以修改，专利申请时一定要尽可能充分、准确的准备文件内容。专利提交以后，不同阶段的修改一定要在充分理解技术方案的基础上、在相关规定的范围内闪展腾挪，争取既稳定又有最大保护范围的权利。

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