《商标法》第四十四条第一款对商标恶意注册的

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商标恶意注册行为损害他人合法在先权利，扰乱正常市场秩序，对此种行为应予以严厉打击已成为社会各界的普遍共识。随着《商标法》几次修改，规制商标恶意注册的配套制度日益完善，除第13条、第十五条、第三十条、第三十二条外，《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”也成为权利人维权的有力武器。本文结合“黑人”系列商标无效宣告案，探讨该条款在制止恶意方面的具体适用。

基本案情

DARLIE黑人品牌由世界知名的口腔护理用品制造商好来化工集团于20世纪30年代在上海创立，已成为口腔护理用品的领导品牌。好来化工股份有限公司（以下称好来公司）是好维股份有限公司（以下称好维公司）于1985年在我国台湾地区设立的全资子公司。好维公司享有黑人系列商标（包括黑人中文商标、“DARLIE”英文商标和商标）的专用权；好来公司享有作品著作权。黑人系列商标曾多次被法院和商标评审机关认定为牙膏等商品上的驰名商标。

本案争议商标涉及自然人杜某于2002年分别在第5类“蚊香”、第16类“纸巾”和第9类“诱杀昆虫电力装置”等商品上申请注册的6件“”和“”商标，以及杜某设立的一人公司广州黑人日用品有限公司（以下称“广州黑人公司”）于2014年在第11类“电加热装置”等商品上申请注册的1件“”商标。前6件商标通过初步审定公告后，好来化工集团于2003年依据2001年《商标法》第二十八条和第十三条第二款，以该些商标的注册损害了其在第3类“牙膏”商品上享有的在先注册商标为由提起异议，但未获支持。

随后，好来化工集团提起无效宣告程序，主要理由为上述商标的注册属于“以不正当手段取得注册”的情形，违反了2001年《商标法》第四十一条第以款（2013年《商标法》第四十四条第一款）之规定，其中“”图形商标的注册还损害其在先著作权。原国家知识产权局商标评审委员会支持了好来化工集团的上述主张，对涉案的7件争议商标予以无效宣告。

杜某和广州黑人公司不服裁定，于2017年5月向北京知识产权法院提起行政诉讼。2018年1月29日，北京知产法院作出一审判决，维持无效宣告裁定。杜某和广州黑人公司不服一审判决，提起上诉。2018年10月8日，北京市高级人民法院作出二审判决，维持北京知产法院一审判决和国家知识产权局裁定。

评析

这是一起适用《商标法》第四十四条第一款规制恶意注册行为的典型案例。对于“其他不正当手段”的适用，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称“最高院授权确权规定”），以及北京市高级人民法院2019年4月24日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（以下称“审理指南”）均有相关规定予以明确。

《审理指南》第17.3条对“其他不正当手段”的具体情形进行列举。根据该规定和相关司法实践，以其他不正当手段取得商标注册的行为典型表现为：1）申请注册多件与其他主体商业标识相同或近似的商标，前述商业标识即包括他人具有较强显著性的商标、也包括他人企业名称、字号、社会组织名称、有一定影响力的名称、包装、装潢；2）申请注册多件与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或近似的商标；3）商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等。

在本案中，代理人重点从以下几方面证明诉争商标属于“以其他不正当手段” 取得注册的情形。

1.申请注册商标的数量。杜某及其公司一共申请注册66件商标，其中55件是与他人商标、企业字号相同或高度近似的商标，所占比例很大。

2.申请注册商标涉及类别的行业跨度。如果行为人申请注册的商标行业跨度大，明显超出其经营业务需求，则其囤积商标的可能性较大。本案中，杜某及其公司申请注册的商标涉及多个类别，且申请时间集中，尤其在2002年4月11日申请了38件互不关联的商标，明显超出经营需要。

3.申请注册商标的显著性和知名度。行为人申请的商标与他人较强显著性的商标、字号、包装装潢等相同或近似，往往围绕多个主体的多件知名商标申请。本案中，杜某及其公司不仅申请了多件黑人商标，还申请了多芬、SK ॥、可伶可俐、拉芳、名人等驰名商标、著名商标或者公众广为熟知的商标。

4.申请注册商标后的行为。行为人通常并不真实使用申请注册的商标，而是兜售或提起恶意诉讼，以谋取不正当利益。本案中，杜某及其公司在网上公开售卖的商标多达20件。

实际上，杜某在获得商标注册后，于2014年依据其在纸巾上注册的第3135549号“”商标，向市场监管部门投诉，主张好来化工（中山）有限公司作为黑人牙膏赠品提供的标有“DARLIE”字样的纸巾侵犯其注册商标。市场监管部门认定构成侵权并对销售主体作出行政处罚。该案经过复议后进入诉讼程序，一审和二审法院均予以支持。但是，北京高院对本案作出判决中，行政处罚最终被撤销。

此外，好来化工集团针对杜某提起的相关法律程序，除这起无效宣告案件外，还有商标异议和民事侵权诉讼。好来化工集团不仅在无效和异议等商标行政案件中取得积极的结果，其以头像图形作品著作权为权利基础对杜某在蚊香商品上的使用行为提起的侵权主张，亦得到广州知识产权法院支持。因为，从实际使用情况看，虽然杜某将其注册“”和“”商标使用在蚊香商品上，但其产品整体的包装和风格却与好来化工集团的黑人牙膏的包装装潢高度近似。

针对杜某抢注的系列商标，从2003年异议程序到2018年北京高院的判决，历时15年，正义的天平终究倾向好来化工集团。实践中，不少权利人面临商标被抢注、“搭便车”，甚至被恶意投诉或提起恶意侵权诉讼的情形。近年来，司法机关对恶意抢注、恶意侵权和恶意诉讼行为加大规制力度，最高人民法院在“歌力思”指导案例中明确，对于恶意注册的商标，在民事侵权案件中不应给予保护。相信随着《商标法》施行以及配套规章的出台，将更好地规制恶意注册行为，维护权利人合法权益及公平竞争的市场秩序。

来源：IPRdaily中文网

作者：夏 欢 北京万慧达知识产权代理有限公司

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