以“POPSTAR”案谈企业商标风险预警

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　　基于恶意而取得注册商标专用权的商标，其危害在于权利人可以通过主动行为和被动阻碍的两种形态损害合法在先权利人的民事权利。即：可以通过侵权诉讼等手段主张在先权利人的使用行为侵害其商标专用权，同时也可以在商标申请阶段作为在先权利障碍阻碍在先权利人申请。

　　案号：北京知识产权法院(2016)京73行初6787号

　　关键词：商标、驳回复审、无效宣告、行政诉讼第三人

　　案件简介

　　2014年10月13日，掌游天下(北京)信息技术股份有限公司(简称“掌游天下公司”)提出第15501045号“POPSTAR及图”商标注册申请(简称“诉争商标”)，具体如下图所示：

　　2016年3月25日，商标局作出《商标驳回通知书》，根据《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第三十条的规定，决定驳回诉争商标的注册申请，理由是诉争商标与引证商标构成近似商标。引证商标具体如下图所示：

　　2016年5月11日，掌游天下公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称“商标评审委员会”)提出复审申请。其复审理由中包括引证商标是对诉争商标的恶意注册，诉争商标在中国大陆地区由原告掌游天下公司在先进行商业使用，具有较高的市场知名度，该公司对诉争商标拥有合法在先权利。

　　商标评审委员会认为引证商标是否存在恶意注册的情形不是被诉决定的审查范围，遂作出驳回复审决定书。掌游天下公司不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

　　法院认为被诉决定所涉第14330119号“POPSTAR”商标(简称“引证商标”)是否存在恶意注册情形的事实认定以及本案裁判结果与引证商标权利人嘉丰永道(北京)科技股份有限公司(简称“嘉丰永道公司”)可能存在利害关系。 因此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第二十九条第一款的相关规定，通知嘉丰永道公司作为本案第三人参加诉讼。

　　法院经审理认定，掌游天下公司主张就诉争商标享有合法在先权益，且诉争商标经过掌游天下公司在“PopStar!”手机游戏上的广泛使用，已具有较高知名度;而第三人嘉丰永道公司未提交引证商标存在在先使用的相关证据，且其除抢注诉争商标之外，还抢注了大量他人运营的游戏名称;该注册行为具有明显的复制、抄袭他人拥有的高知名度游戏软件名称的恶意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用和公序良俗原则。因此，嘉丰永道公司对引证商标申请注册的行为违反了诚实信用和公序良俗原则，损害了掌游天下公司合法在先权益，不具有合法性，引证商标不应成为诉争商标申请注册的合法在先权利障碍。

　　裁判结果

　　法院撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定书。

　　法律评析

　　本案并非针对嘉丰永道公司所持有的引证商标的无效程序，而是针对在先使用人掌游天下公司就其在后注册申请的诉争商标是否应当通过申请审查。因此通常情形下，无需审查引证商标的正当性或合法性，否则，商标注册申请复审程序就实质演变成了引证商标的无效程序。

　　在此前提下，商评委认为：诉争商标指定使用的“娱乐”等服务与引证商标核定使用的“娱乐”等服务属于同一种或类似服务;诉争商标字母部分为“POPSTAR”，引证商标为“POPSTAR”，诉争商标与引证商标字母构成相同，仅表现形式不同，已经构成近似商标。因此，诉争商标与引证商标同时使用在同一种或类似服务上，消费者在隔离状态下施以一般注意力，易对服务来源产生混淆误认。诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。因此，依照《商标法》第三十条和三十四条的规定，诉争商标在复审服务上的注册申请应当予以驳回。

　　但是，依据《商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，均应当遵循诚实信用原则。最高人民法院在相类判决中明确指出，缺乏合法性基础的注册商标专用权不能对抗他人的正当使用行为，法院应当注重审查被诉行为的正当性以及诉争商标注册的正当性。以非善意取得注册的诉争商标对具有正当性的被诉行为提起侵权之诉，属于对注册商标权利滥用行为，其诉讼请求不应得到支持。

　　据此，在本案后续行政诉讼程序中，法院认为：商标申请注册的合法性是获得注册商标专用权以及行使该权利的重要基础。恶意注册的商标在向具有合法在先民事权益的特定民事主体行使商标专用权时不具备实现请求权功能的基础。既然在民事侵权诉讼中，人民法院作出恶意注册的商标权利人针对具有合法在先民事权益的主体提出侵犯其注册商标专用权的主张，属于违反诚实信用原则的权利滥用行为，不予保护并驳回其诉讼请求的认定。那么在商标授权程序中，引证商标如存在恶意注册诉争商标申请人在先使用商标或其他合法在先民事权益的情形，可以要求引证商标不得存在对诉争商标恶意注册违反诚实信用原则的情形，引证商标注册不具有合法性，则不应成为诉争商标申请注册的在先权利障碍。在商标注册申请复审行政诉讼程序中，审查引证商标的合法性，不仅符合商标法立法本意，并且是有效遏制恶意商标注册，提高商标审查效率的必要之举。

　　律师点晴

　　正如本案法院判决所陈述的，基于恶意而取得注册商标专用权的商标，其危害在于权利人可以通过主动行为和被动阻碍的两种形态损害合法在先权利人的民事权利。即：可以通过侵权诉讼等手段主张在先权利人的使用行为侵害其商标专用权，同时也可以在商标申请阶段作为在先权利障碍阻碍在先权利人申请商标注册。

　　本案中，早在2011年10月，掌游天下公司即与游戏原创人白相铉签订《关于“POP Star!消灭星星”游戏软件著作权之授权及权利证明书》，获得了该游戏软件的知识产权(包括但不限于著作权、商标权等)的许可，其中包括以自己的名义在中国将“消灭星星”、“PopStar”等商标在相关商品和服务上进行注册申请。然而，迟至2014年10月，掌游天下公司才提出诉争商标的注册申请。不得不说，正是因为这一严重迟缓，才导致本案的复杂局面。在嘉丰永道公司的在先商标申请已成为注册申请障碍时，不得不援引《商标法》第三十二条规定，去启动复审程序，去证明自己就诉争商标的在先使用，去证明自己在先使用的诉争商标已有足够的市场知名度，去证明引证商标的持有人是以不正当手段抢先注册……。

　　然而，这些所有的麻烦，只需要掌游天下公司在运营“POP Star!消灭星星”游戏的初始，及时进行商标注册申请即可避免。

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